國家海外知識產(chǎn)權糾紛應對指導中心：
近來，中國企業(yè)在海外尤其是美國頻頻遭遇商業(yè)秘密糾紛。2019年以來，江蘇金石機械、浙江戴卡宏鑫、蘇州Gstarsoft、重慶君馬新能源等一批企業(yè)在美相繼被訴涉嫌侵犯商業(yè)秘密。今年3月5日，海能達在美商業(yè)秘密及版權侵權訴訟案件一審被判支付合計7.65億美元。在當下，因相關法律規(guī)則尚由美國等發(fā)達國家絕對主導，審判中的自由裁量空間巨大，商業(yè)秘密越來越多地成為制約和阻礙我國企業(yè)國際化發(fā)展的競爭工具和有力武器。 國家海外知識產(chǎn)權糾紛應對指導中心（下稱“指導中心”）在對近幾年來中國企業(yè)在美商業(yè)秘密訴訟情況進行分析的基礎上，發(fā)出預警信息：近期，中國企業(yè)在海外經(jīng)營或國際貿易中應高度關注與重視商業(yè)秘密糾紛風險。 不斷增長！中國企業(yè)在美頻遭商業(yè)秘密糾紛 據(jù)初步查詢統(tǒng)計，共有139件與中國企業(yè)在美相關的商業(yè)秘密案件。尤其是近三年來，中國企業(yè)在美商業(yè)秘密糾紛案件數(shù)量快速增長。
圖1 2015年-2019年涉及中國企業(yè)的案件量
這一快速增長與美國近年來商業(yè)秘密侵權案件數(shù)量總體增長有一定關系。2015年美國商業(yè)秘密的新立案量為1075件。2016年，美國聯(lián)邦《商業(yè)秘密保護法》生效后，新立案商業(yè)秘密案件數(shù)量有所增長，近兩年基本在每年1400件左右。但是應當看到，中國企業(yè)涉案的增長速度遠高于整體增長。
圖2 2015年-2019年歷年美國商業(yè)秘密案件立案量
近年來，很多知名公司（Facebook, Uber和Epic等）都成為商業(yè)秘密涉案企業(yè)。如2017年2月得克薩斯北區(qū)聯(lián)邦法院裁定Facebook擁有的Oculus VR 因商業(yè)秘密和著作權侵權,需向Zenimax支付5億美金的賠償。近日, Uber前高管和無人駕駛技術領域知名人士Anthony Levandowski就一項盜用Googles商業(yè)秘密的刑事指控認罪。 需要關注的是，商業(yè)秘密糾紛通常與合同糾紛、以及專利、商標和著作權等其他知識產(chǎn)權侵權糾紛相伴相生。在上述139件商業(yè)秘密訴訟案件中，108件同時涉及合同糾紛，同時涉及專利、商標和著作權的案件分別為24件、24件和14件。 遺憾的是，中國企業(yè)在大部分情況下仍然較為被動。據(jù)估計,在全部案件中，有106件中國企業(yè)是作為被告被訴侵權及索賠，占比超過76%。僅2019年，中國當事人在美國作為被告被訴商業(yè)秘密侵權的案件就有25件。在全部139件案件中，目前已經(jīng)結案的49件，其中原告勝訴9件，被告勝訴4件，和解(按經(jīng)驗推測)的29件，尚有90件案件仍在進行（open）中。 從區(qū)域來看，近期美國受理涉我國企業(yè)商業(yè)秘密案件最多的為加利福尼亞北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院（N.D.Cal） 和加利福尼亞中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院（C.D.Cal）法院，分別占比約13%和8%。
下表中列出了近兩年部分中國企業(yè)在美被訴商業(yè)秘密的案件信息。
天價賠償！海能達7.7億美元賠償案件始末
2020年3月5日，美國伊利諾伊北區(qū)聯(lián)邦地方法院作出判決，宣告中國企業(yè)海能達公司因盜用商業(yè)秘密和著作權侵權，需賠償摩托羅拉公司3.458億美元補償性賠償金及4.188億美元懲罰性賠償金，共計7.646億美元。 在數(shù)碼雙向音頻市場中，摩托羅拉和海能達是主要競爭對手。在過去的四年中，摩托羅拉與海能達在美國、歐洲、中國和澳大利亞等國家和地區(qū)展開了近十起訴訟，美國這一判決是目前兩家企業(yè)全球對峙的最新戰(zhàn)況。 摩托羅拉在2006年推出MotoTRBO專業(yè)對講機，并在2007年開始銷售。海能達則在2010年初推出了與其競爭的DMR專業(yè)對講機。2017年3月，摩托羅拉在伊利諾伊州提起訴訟，指控三位摩托羅拉的前雇員Gee Siong Kok , Yih Tzye Kok 和Samuel Chia先后加入海能達，并在其DMR產(chǎn)品組工作。摩托羅拉指控稱，雖然他們簽署的保密協(xié)議均明確禁止披露任何保密信息，但是三人仍然在2008年離職前，秘密登入并下載了數(shù)千份含有摩托羅拉商業(yè)秘密的保密技術文件，摩托羅拉DMR產(chǎn)品的源代碼也在其中。隨后，這些商業(yè)秘密被吸收進海能達的產(chǎn)品和商業(yè)戰(zhàn)略中。除此之外，摩托羅拉還指控Yih Tzye Kok自2008年6月便開始為海能達工作，遠遠早于他從摩托羅拉正式離職日期（2008年10月）；Samuel Chia尚在摩托羅拉任職期間，在海能達與Gee Siong Kok進行會面，隨后下載大批量文件檔案。 與許多標的極高的知識產(chǎn)權訴訟一樣，這一天價賠償案前后歷時三年之久，雙方交鋒異常激烈。雙方向法庭提交超過900份案卷文件，啟動名目眾多的強制動議，數(shù)次提出案件日程延期，并在證據(jù)開示中交換了大量文件。2019年11月，即起訴之后兩年半多，案件才進入到陪審團審判階段。 摩托羅拉的訴訟策略是向陪審團講述其競爭對手是如何通過竊取高價值保密信息而獲得商業(yè)上的成功，重點強調：（1）對海能達極為不利的內部郵件往來；（2）海能達關鍵證人引用美國憲法中證人不能自證其罪的規(guī)定拒絕回答相關問題，及（3）間接證據(jù)和證詞顯示海能達有損毀證據(jù)的嫌疑。為支持懲罰性賠償請求，摩托羅拉指控海能達高管人員參與密謀盜用商業(yè)秘密并再次強調其對海能達故意損毀相關證據(jù)的指控。
海能達的抗辯要點雖然沒有否認摩托羅拉前雇員從原告處盜取秘密文件，但在庭審中否認了這些不當獲取的信息經(jīng)上述個人散布給其他海能達員工，也否認了這些信息在海能達產(chǎn)品研發(fā)中的重要性。海能達還告訴陪審團，摩托羅拉是在企圖讓整個公司為少數(shù)幾名員工的不當行為承擔責任，且為了從海能達的商業(yè)成功中攫取巨額利潤，故意延遲提起訴訟的時間。用海能達代理律師的話說，摩托羅拉“想拿走2010年以來海能達在對講機領域賺到的每一分錢，外加更多”。 2020年2月，陪審團在庭審后開始合議，并僅用不到兩個半小時便經(jīng)合議達成一致意見。依據(jù)法官給陪審團的指示，只有當認為海能達的行為構成惡意或者肆意罔顧摩托羅拉的權利時，陪審團才可以評定懲罰性損害賠償。
遺憾的是，陪審團最終支持的——是摩托羅拉提出的最高賠償額。 有關本案的詳細情況（包括雙方的訴訟背景、對峙焦點、辯護要點、裁決情況等），本期第二條推送我們邀請國家海外知識產(chǎn)權糾紛應對指導中心指導專家形成中英文專題文章《天價賠償！解析摩托羅拉海能達案的陪審團裁決及實踐經(jīng)驗》，并提出中國高科技企業(yè)商業(yè)秘密管理方面的一些建議。文章與本報告同期發(fā)布，供中國企業(yè)參考。
這一場令人矚目的訴訟進行的同時，雙方知識產(chǎn)權之爭也愈加激烈，這背后，真正體現(xiàn)的，是對產(chǎn)品、市場乃至行業(yè)地位之爭。遺憾的是，在該案進行的同時，摩托羅拉還分別在兩起德國的專利侵權訴訟（曼海姆地方法院和杜塞爾多夫地方法院）中鎖定了對海能達的勝局，并在一起美國國際貿易委員會的337調查中取得部分勝利（Inv. No. 337-TA-1053）。摩托羅拉的每一次訴訟勝利，都迫使海能達在被訴的相關產(chǎn)品中棄用或重新設計某些產(chǎn)品功能或特征。 截至目前，雙方的知識產(chǎn)權訴訟之爭遠未結束。本案大概率仍會繼續(xù)爭至上訴法院的同時，摩托羅拉目前還在另一起伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地方法院案件中指控海能達專利侵權（Case No. 1-17-cv-01972），該案的事實取證預計在2020年5月完成。針對摩托羅拉打出的一系列全球訴訟組合拳，海能達也發(fā)起了反擊，在美國俄亥俄州北區(qū)聯(lián)邦地方法院對摩托羅拉提起專利侵權訴訟（Case No. 1-17-cv-01794），指控摩托羅拉部分雙向通訊設備的“智能音頻”特征侵犯其專利權。海能達還于2017年12月在美國新澤西州聯(lián)邦地區(qū)法院對摩托羅拉提起了反壟斷和反不正當競爭訴訟（Case No. 2-17-cv-12445），但在摩托羅拉的請求下，該案隨后也被轉移到伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地方法院（Case No. 1:19-cv-00176）。 商業(yè)秘密糾紛以及一系列海外知識產(chǎn)權訴訟，已經(jīng)成為海能達發(fā)展中必須邁過的一道坎。 雙刃之劍！美國法律的境外適用應引起高度重視 在摩托羅拉訴海能達一案中，美國法律的境外適用成為另一個關注焦點，也應引起中國企業(yè)的高度重視。 海能達在審判中請求法庭“禁止摩托羅拉依據(jù)域外損害賠償”提起巨額賠償要求。也就是說，海能達的極大部分利潤來自美國域外，而判決的依據(jù)之一《伊利諾伊州商業(yè)秘密法案》并不能適用于境外，因此在計算損害賠償時，不能以該法為依據(jù)將海能達的域外收入部分納入其中。 遺憾的是，伊利諾伊法院雖然同意《伊利諾伊州商業(yè)秘密法案》不可以適用于境外，但是法庭在另一關鍵點上支持了摩托羅拉提出的觀點，即當18 U.S.C. § 1837所要求的條件均被滿足時，美國聯(lián)邦《商業(yè)秘密保護法》（判決的另一依據(jù)）可以適用于境外，因此對于被告通過境內的著作權侵權而在境外獲利的行為，摩托羅拉有權主張損失賠償（案卷文件第834號）。 因此，有美國子公司或者在美國有商業(yè)活動的中國公司應當格外注意，一旦卷入知識產(chǎn)權糾紛，賠償范圍有被擴大的潛在風險。另一方面，如果中國企業(yè)作為原告在美國法院提起訴訟的話，應當充分利用這些法案主張權利保護，如果掌握有訴訟的主動權，境外適用也可能對中國公司極有價值。
未雨綢繆！中國企業(yè)應做好風險防控
綜合近期的數(shù)據(jù)和重點案例情況來看，商業(yè)秘密糾紛成為經(jīng)貿摩擦中美方制裁和制衡中國企業(yè)的新增長點之一。建議中國企業(yè)加大對商業(yè)秘密保護的關注，做好風險防控，具體而言：
一是應做好風險防控，仍在訴案件應預防高額判賠。根據(jù)近年來案件數(shù)量發(fā)展趨勢，以及受一些訴中國企業(yè)獲得較高賠償?shù)挠欣袥Q影響，我國企業(yè)在美商業(yè)秘密糾紛仍可能在高位運行，企業(yè)應做好風險防控，盡可能避免卷入糾紛。伊利諾伊北區(qū)聯(lián)邦法院的判決支持了原告提出的最高賠償請求，目前尚無法看出是針對個案還是整體原則上的“從重從嚴”，在訴中國企業(yè)應充分汲取前案經(jīng)驗，做好預案和應對。
二是應充分關注和運用商業(yè)秘密保護規(guī)則。2020年1月15日，中美雙方簽署中美經(jīng)貿協(xié)議，商業(yè)秘密保護是其中的重點內容之一。據(jù)此，美國有關商業(yè)秘密的保護規(guī)則可能將有所調整，并必將進一步趨嚴。例如，協(xié)議關于民事程序中的舉證責任轉移以及降低啟動刑事執(zhí)法門檻的規(guī)定，可能致更多商業(yè)秘密案件立案。對于企業(yè)而言，這也將是一把雙刃劍，知識產(chǎn)權保護得力并能夠充分運用規(guī)則的企業(yè)將從中獲益，而缺乏知識產(chǎn)權尤其是商業(yè)秘密保護意識和能力的企業(yè)也將面臨更大風險。
三是應全面提升商業(yè)秘密保護意識和能力。根據(jù)海能達被訴案件的前車之鑒，中國企業(yè)應強化商業(yè)秘密保護意識和手段，建立商業(yè)秘密保護制度規(guī)則。例如，在聘用過程和常規(guī)的新員工培訓中對曾經(jīng)任職于競爭對手公司的員工，禁止其使用前雇主或者任何第三方的機密信息或者專有信息，著重強調員工對前雇主和現(xiàn)雇主均承擔保密義務，以保護自身的商業(yè)秘密，并降低或者減少潛在的第三方指控的風險。再如，若發(fā)現(xiàn)員工有任何盜用或者濫用任何第三方商業(yè)秘密或專有信息的行為，及時研究制定救濟方案，保存有關證據(jù)等。
撰文：宋蓓蓓 壽晶晶 齊明媛 審核：朱瑾 謝小勇數(shù)據(jù)及案例支持：Mayer Brown LLC，律商聯(lián)訊（Lex Machina）
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